(2012)苏知民终字第0212号

    上诉人（原审被告）江苏皮尔萨管业股份有限公司，住所地江苏省吴江市七都镇临湖经济区中区创举路。

法定代表人孙建中，该公司董事长。

委托代理人唐建军，苏州市新苏商标事务所有限公司商标代理人。

被上诉人（原审原告）南通新杰管业国际贸易有限公司，住所地江苏省南通市新桃园8幢109-114号。

法定代表人顾飞，该公司总经理。

委托代理人姬化人，上海亚太长城(南通)律师事务所律师。

    上诉人江苏皮尔萨管业股份有限公司（以下简称江苏管业公司）因与被上诉人南通新杰管业国际贸易有限公司（以下简称南通新杰公司）侵害商标权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（2011）苏中知民初字第0114号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2012年7月31日公开开庭审理了本案。上诉人江苏管业公司的法定代表人孙建中及委托代理人唐建军，被上诉人南通新杰公司的委托代理人姬化人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

南通新杰公司一审诉称：其系土耳其皮尔萨塑业公司（以下简称皮尔萨公司）在中国唯一的代理商，也是该公司注册商标在中国独占使用许可的被许可人。皮尔萨公司早在2000年就经国家商标局批准在第19类商品上使用注册商标。江苏管业公司前身为吴江皮尔萨管业科技有限公司，该公司成立于2008年11月26日，2008年12月4日该公司与案外人吴抛签订商标转让协议，吴抛将其于2004年7月经国家商标局核准在第11类商品上的注册商标转让给吴江皮尔萨管业科技有限公司，并于2009年7月21日经国家商标局核准。2010年6月，吴江皮尔萨管业科技有限公司变更为江苏管业公司，该注册商标亦同时转让。江苏管业公司在2007年开始生产皮尔萨PIERSA系列产品，在其网页和所印制的广告宣传资料上称其生产的皮尔萨PIERSA系列产品广泛用于工农业和民用建筑，其在宣传材料上列出的2007年至2010年部分工程也不属于第11类核定的商品范围。南通新杰公司认为，江苏管业公司和皮尔萨公司生产的产品均为塑料管材，江苏管业公司经转让取得的注册商标核定使用商品范围为第11类卫生设备用水管，皮尔萨公司核准注册商标核定使用范围为第19类非金属水管、非金属引水管道，建筑用塑料管。因此，江苏管业公司自2007年起在第19类商品上使用及“PIERSA皮尔萨”标识，其行为足以引起消费者对产品来源之混淆，或误以为其产品与注册商标之间有某种联系，江苏管业公司的行为构成对皮尔萨公司注册商标专用权的侵害。同时，江苏管业公司还以“皮尔萨”作为企业名称中的字号，生产的产品与注册商标核定使用商品相同，该行为也属于不正当竞争行为。为此，诉请法院判令：1、江苏管业公司立即停止在注册商标核定使用商品范围内使用商标及“PIERSA皮尔萨”标识，并赔偿南通新杰公司经济损失50万元（含律师费14350元，查档费300元，公证费1000元）；2、江苏管业公司不得在其企业名称中使用“皮尔萨”作为字号并限期办理工商变更登记；3、江苏管业公司在“新华日报”刊登公告，就其侵犯注册商标专用权的行为赔礼道歉、消除影响。

江苏管业公司一审辩称：1、南通新杰公司出具的皮尔萨公司的授权书仅授权其有权聘请律师，并未授权其可以自己的名义起诉，2010年12月国家商标局的备案通知也未明确独占使用许可，只是标明了使用权期间，故南通新杰公司非本案合法有效的诉讼主体，无权以自己的名义起诉。2、江苏管业公司有自己合法注册的商标，其生产的产品并未超出第11类商品的范围，即使超出也不属于第19类商品范围，其行为不构成商标侵权。3、江苏管业公司的企业名称系经合法登记，南通新杰公司的商标非驰名商标，江苏管业公司并未有攀附其品牌的恶意，故南通新杰公司要求其变更字号的诉请无法律依据。

本案一审争议焦点为：1、南通新杰公司在本案中能否以自己的名义提起诉讼；2、江苏管业公司在涉案产品上使用商标及“PIERSA皮尔萨”标识的行为是否构成商标侵权及承担的责任；3、江苏管业公司的行为是否构成不正当竞争及承担的责任。

一审法院查明：

2000年3月14日，大连保税区海龙国际工贸有限公司经国家商标局核准注册了第1373206号图形文字组合商标，核定使用商品为第19类非金属管道，非金属水管，非金属或非塑料的水管阀，非金属分岔管，非金属引水管道，建筑用塑料管、板、杆、条。2002年6月4日，皮尔萨公司经国家商标局核准受让该商标。2002年12月17日，皮尔萨公司向南通新杰公司前身南通新杰管件有限公司出具授权书，授权南通新杰管件有限公司为该公司生产的PILSA皮尔萨PP-R水管及管配件在中国地区的销售代理，该授权书还载明南通新杰管件有限公司被授权代表该公司就任何第三方在中国境内违反《中华人民共和国商标法》第五十二条第一至第五项侵犯该公司注册商标专用权的行为，聘请中华人民共和国律师向中国的法院提起诉讼或聘请具有涉外商标事务代理资格的组织，向中国的工商行政管理部门请求处理。南通新杰管件有限公司对中国律师或具有涉外商标事务代理资格的组织的授权，可以是《中华人民共和国民事诉讼法》第五十九条第二款规定的特别授权，也可以是一般授权，该公司均予以认可。2010年7月11日，皮尔萨公司与南通新杰公司签订商标使用许可合同，约定皮尔萨公司将其第1373206号商标许可南通新杰公司独占使用，许可期限自2010年7月11日至2020年3月13日止，许可区域为中华人民共和国境内，该许可合同还约定南通新杰公司拥有在中国大陆独占性地从皮尔萨公司进口标示商标的商品并进行销售、分销的权利，并拥有在中国大陆维护该商标一切合法权益的权利。该商标许可合同于2010年12月13日经国家商标局备案。皮尔萨公司从2002年起对其在中国境内销售的品牌管材通过其经销商在全国范围内进行了持续、广泛地宣传推广，并先后获得 “2002年中国PP-R管产品质量公证十佳品牌”、“2002年中国中轻产品质量保障中心荣誉证书”、“ 2003年上海市场管材管件十大畅销品牌”、“2005年十大畅销品牌”及“2005年消费者满意产品”等称号，“皮尔萨”品牌在相关公众中具有较高知名度。由于市场上假冒“皮尔萨”品牌的产品众多，皮尔萨公司的代理商在上海、江苏、浙江、江西、云南等省份的各类媒体上广泛刊载声明予以澄清，内容均明确“的唯一生产地为土耳其国，土耳其皮尔萨公司也是唯一的生产商，是商标的所有人，拥有商标专用权，在国内正牌销售的水管及配件全部从唯一产地土耳其原装进口，中国建材市场根本不存在‘国产皮尔萨’”。

江苏管业公司前身系吴江皮尔萨管业科技有限公司，成立于2008年11月，注册资本2100万元人民币，经营范围为塑料管、钢塑管、塑料配件研发、生产、销售；管道施工安装、水暖器材销售等。吴江皮尔萨管业科技有限公司于2009年7月21日经国家商标局核准受让了案外人吴抛于2004年7月在第11类龙头，卫生设备用水管，水管调制开关，水暖装置用管子接头，水暖装置用管子零件，抽水马桶，浴缸，冲水装置等商品上经核准注册的第3423521号商标。吴江皮尔萨管业科技有限公司于2010年6月7日将公司名称变更为江苏管业公司，上述商标亦同时转让至江苏管业公司。江苏管业公司在其网站的宣传中称该公司是集各种新型塑料管道研发、生产、销售及安装服务于一体的现代化高新科技的综合性企业实体，也是国内少数几家大型塑料管生产基地之一。专业生产PP-R管材管件系列、FP/PP-R玻纤增强管系列、Aq+纳米抗菌管、PVC-U排水管、聚乙烯PE给水管、PE-RT地暖系列等系列产品。其中优化系列-聚乙烯（PE）管的应用范围为：自来水工程、建筑工程给水管道；工业废水排放；养殖业输水工程，农业排灌工程；市政建设排污水管，航道疏浚疏泥工程等；生活系列-PP-R冷热水管的应用范围为工农业和民用建筑内生活、卫生饮用给水及热水采暖系统；精品系列-玻纤增强管的应用范围为：建筑内供水系统、明装管道系统；高压、高温供水系统；太阳能设施用管；中央空调系统用管；化工、医药及腐蚀性流体输送用管等。庭审中江苏管业公司认可其实际生产上述产品，且在产品和公司宣传中均使用了“PIERSA皮尔萨”标识。南通新杰公司在庭审中明确江苏管业公司在其生产的聚乙烯（PE）管材、冷、热水用聚丙烯（PP-R）管材、PE-RT管材、建筑排水用PVC-U管材产品上使用商标及“PIERSA皮尔萨”标识的行为系侵犯其第1373206号注册商标专用权。

诉讼中一审法院就第1373206号注册商标在《类似商品和服务区分表》第19类商品中核定使用的“非金属管道、非金属水管、非金属引水管道、建筑用塑料管”与第3423521号注册商标第11类商品中核定使用的“卫生设备用水管”如何区分向国家商标局发函询问，该局回函称：根据世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》（第九版）的原则：1、第11类的“卫生设备用水管”指用于连接卫生设备和建筑物的给排水管道之间的冷热水管，该水管既可为金属制也可为非金属制，既包括刚性管也包括柔性管。2、第19类的“非金属管道、非金属水管”等均属于“建筑用的非金属刚性管”，即在建筑物的给排水、通风、供暖和布线等管道工程中使用的非金属刚性管。上述商品不属于类似商品。

一审法院认为：

关于第一个争议焦点，皮尔萨公司系第1373206号注册商标专用权人，其商标专用权依法受法律保护。关于2002年12月皮尔萨公司出具的授权书，根据该授权书载明的内容，皮尔萨公司仅授权南通新杰公司在其第1373206号商标受到侵犯维权时南通新杰公司可代表皮尔萨公司聘请律师，并未明确南通新杰公司在该商标受侵害时可以其自己名义向法院起诉。并且根据皮尔萨公司出具的该份授权书内容，亦未明确皮尔萨公司许可南通新杰公司使用其第1373206号商标。故南通新杰公司凭该授权书认为其系第1373206号商标的普通许可人，且其可以自己名义起诉的主张不能成立。南通新杰公司于2010年7月获得上述商标的独占许可权，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题》第四条规定，在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼。故南通新杰公司在独占许可期间就上述商标受到侵害时有权以自己名义向法院提起诉讼。

关于第二个争议焦点，根据商标法规定，商标专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标注册人只能对其核定使用的商品享有专用权，注册商标权利人应当严格依法行使注册商标专用权。皮尔萨公司的第1373206号注册商标经该品牌的多年推广，在建筑管材行业具有较高知名度。本案中江苏管业公司在第11类“卫生设备用水管”等商品上注册有第3423521号商标，根据国家工商局商标局的回函，“卫生设备用水管”仅是指用于连接卫生设备和建筑物的给排水管道之间的冷热水管，根据《类似商品和服务区分表》的规定，卫生设备指的是浴具、便具、盥洗池盆等，因此卫生设备用水管系指连接浴具、便具、盥洗池盆等与建筑物的给排水管道之间的冷热水管，该水管既可为金属制也可为非金属制，既包括刚性管也包括柔性管。根据本案查明的事实，江苏管业公司生产的产品包括了给水用聚乙烯（PE）管材、冷、热水用聚丙烯（PP-R）管材、PE-RT管材、建筑排水用PVC-U管材，并非是卫生设备用水管，而系南通新杰公司第1373206号注册商标核定使用的第19类商品范畴。江苏管业公司将其第3423521号注册商标使用于第1373206号注册商标核定使用的商品上，超出了注册商标核定使用的商品范围，而且“PIERSA皮尔萨”标识中“皮尔萨”文字亦为其企业名称中的字号突出使用，上述行为侵犯了第1373206号注册商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失的责任。

关于第三个争议焦点，对违反诚实信用原则，使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号，足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的，根据当事人的诉讼请求，可以依照民法通则以及反不正当竞争法的有关规定，审查是否构成不正当竞争行为，追究行为人的民事责任。本案中江苏管业公司经核准登记含有“皮尔萨”字号的企业名称时间为2008年11月，晚于商标的注册，但从南通新杰公司提供的证据来看，不足以证明江苏管业公司使用含“皮尔萨”字号的企业名称使相关公众对产品来源产生混淆。故南通新杰公司认为江苏管业公司使用其字号亦构成不正当竞争并要求其停止使用“皮尔萨”字号的主张不能成立。

关于本案的赔偿数额，由于因侵权行为所遭受的损失以及江苏管业公司因侵权所获利润均无法准确计算，一审法院依法适用法定赔偿确定赔偿数额。考虑到江苏管业公司的经营规模、产品范围及其广告宣传中称的公司业绩、主观恶意及“皮尔萨”品牌的知名度、南通新杰公司为制止侵权所支出的合理费用等因素，一审法院依法酌定江苏管业公司的赔偿损失额。对于南通新杰公司诉请江苏管业公司在《新华日报》上公开赔礼道歉、消除影响，一审法院认为，由于江苏管业公司在其网站、产品宣传中使用“PIERSA皮尔萨”的行为客观上会误导相关消费者，故南通新杰公司要求其就涉案侵权行为消除影响的诉请可予以支持。而鉴于赔礼道歉行为主要适用于人身权损害或者对商誉造成严重损害的情形，而本案主要涉及对商标专用权中财产性权利的损害，故不适用赔礼道歉的责任承担方式。

综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十一条、第五十二条第（一）项、（五）项、第五十六条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、江苏管业公司立即停止涉案侵犯第1373206号注册商标专用权的行为；二、江苏管业公司于判决生效之日起十日内赔偿南通新杰公司经济损失50万元；三、江苏管业公司于判决生效之日起十五日内，就其侵权行为在《新华日报》上作出公开启事一次，消除影响（内容须经法院审定，逾期不履行的，法院将在同等级刊物上刊登判决内容，相关费用由江苏管业公司负担）；四、驳回南通新杰公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9040元，由江苏管业公司承担。

江苏管业公司上诉称：一、一审判决对产品的客观状况认识有误。给水用聚乙烯（PE）管材、冷、热水用聚丙烯（PP－R）管材、PE－RT管材、建筑排水用PVC－U管材只能反映管材所使用的材质，而这些管材全部可以用于连接卫生设备，即使名称为“建筑排水用PVC－U管材”，也同样可以连接于家用马桶作为落水管使用。除PVC－U管外，其余三种管材均为柔性管，而南通新杰公司核准注册的第19类商品为非金属刚性管，一审法院将这涉案四种材质的管材认定为第19类商品错误。二、一审法院认定上诉人江苏管业公司超出注册范围使用注册商标缺乏事实依据。上诉人在网站宣传和产品宣传册中的宣传用语仅是广告意义上的表述而非法律意义上的表述，在商品分类依据不明，南通新杰公司没有提供证据证明江苏管业公司生产的管材是何种形态的情况下，一审法院认为上诉人跨类使用注册商标缺乏依据。三、江苏管业公司使用自有注册商标，不存在主观恶意，更不能推定为存在攀附他人注册商标的故意。由于第11类及第19类中的管材产品在商品分类中的界限并不明晰，至少在非金属刚性管部分可能存在重叠。退一步说，即使江苏管业公司所生产的部分产品可能进入了第19类与第11类交叉的部分，充其量也是江苏管业公司在使用注册商标过程中不够规范，而不应认定为商标侵权，一审法院认定江苏管业公司构成商标侵权显失公平。四、本案即使构成侵权，一审判决上诉人承担民事责任明显过重。一是江苏管业公司广告宣传中所宣称的工程业绩均发生在南通新杰公司取得诉权之前，自南通新杰公司取得诉权至一审诉讼之日尚不足一年，即使构成侵权时间也不长，一审判决江苏管业公司承担50万元赔偿额显然畸重。同时，由于商品分类不明晰，注册商标权利界限不明确，导致了本案争讼，一审法院判决江苏管业公司在《新华日报》上作出公开启事显然会对江苏管业公司已经具有较高知名度的品牌造成致命打击。综上，江苏管业公司未超出其注册商标的权利范围使用注册商标，不构成对南通新杰公司商标的侵权行为，请求二审法院撤销一审判决，改判驳回南通新杰公司在一审中的诉讼请求并判决南通新杰公司负担本案诉讼费用。

南通新杰公司答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

本案二审争议焦点为：1、江苏管业公司在涉案产品上使用商标及“PIERSA皮尔萨”标识的行为是否侵犯其第1373206号注册商标专用权。2、如果构成侵权，江苏管业公司应当如何承担责任。

双方当事人对一审查明的事实无异议，本院予以确认。

双方当事人二审中均未提交新的证据。

本院二审查明：江苏管业公司在其宣传资料中称，其产品聚乙烯（PE）管材具有良好的柔软性，PE－RT管材保留了PE的良好的柔韧性。江苏管业公司据此认为其生产的聚乙烯（PE）管材、聚丙烯（PP－R）管材、PE－RT管材属于柔性管。

本院认为：

一、江苏管业公司在涉案产品上使用商标及“PIERSA皮尔萨”标识的行为侵犯了南通新杰公司涉案第1373206号注册商标专用权。具体理由如下：

《商标法》第五十一条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”本案中，江苏管业公司在第11类“卫生设备用水管”等商品上注册了第3423521号商标，意味着江苏管业公司在核定的“卫生设备用水管”等商品上享有第3423521号商标专用权，其不能超越上述核定的“卫生设备用水管”范围使用商标。根据国家工商局商标局给一审法院咨询函的回函可知，“卫生设备用水管”是指用于连接卫生设备和建筑物的给排水管道之间的冷热水管，而卫生设备指的是浴具、便具、盥洗池盆等，因此卫生设备用水管系指连接浴具、便具、盥洗池盆等与建筑物的给排水管道之间的冷热水管，该水管既可为金属制也可为非金属制，既包括刚性管也包括柔性管。

根据一审法院查明的事实，江苏管业公司生产的产品包括给水用聚乙烯（PE）管材、冷热水用聚丙烯（PP-R）管材、PE-RT管材、建筑排水用PVC-U管材。江苏管业公司在其网站宣传中称，该公司是集各种新型塑料管道研发、生产、销售及安装服务于一体的现代化高新科技的综合性企业实体，也是国内少数几家大型塑料管生产基地之一。其生产的优化系列-聚乙烯（PE）管的应用范围为：自来水工程、建筑工程给水管道；工业废水排放；养殖业输水工程，农业排灌工程；市政建设排污水管，航道疏浚疏泥工程等；生活系列-PP-R冷热水管的应用范围为工农业和民用建筑内生活、卫生饮用给水及热水采暖系统；精品系列-玻纤增强管的应用范围为：建筑内供水系统、明装管道系统；高压、高温供水系统；太阳能设施用管；中央空调系统用管；化工、医药及腐蚀性流体输送用管等。同时根据一审法院对江苏管业公司的现场勘验产品照片，江苏管业公司生产的管材直径从20到315毫米不等，部分产品明显不属于用于连接浴具、便具、盥洗池盆等与建筑物的给排水管道之间的冷热水管，故该部分产品不属于“卫生设备用水管”。综上，本院认为，江苏管业公司生产的给水用聚乙烯（PE）管材、冷、热水用聚丙烯（PP-R）管材、PE-RT管材、建筑排水用PVC-U管材不属于卫生设备用水管，而与南通新杰公司第1373206号注册商标核定使用的第19类商品属于相同或类似商品，故江苏管业公司将其第3423521号商标使用于其涉案商品上，超出了其注册商标核定使用的商品范围，侵犯了南通新杰公司第1373206号注册商标专用权。

江苏管业公司上诉认为，其生产的产品中，除建筑排水用PVC-U管材外，其余的给水用聚乙烯（PE）管材、冷热水用聚丙烯（PP-R）管材、PE-RT三种管材均为柔性管，但根据国家工商局商标局给一审法院的回函，南通新杰公司生产、销售的第19类商品属于非金属刚性管，故两公司生产、销售的产品属于不同类别。对此，本院认为，江苏管业公司并未提交证据证明其生产的产品属于柔性管，江苏管业公司虽然在其宣传中称其产品具有柔韧性、柔软性，但没有提交证据证明具有柔韧性、柔软性的管子即为柔性管，江苏管业公司根据其宣传资料中其产品具有柔韧性、柔软性从而认定其产品属于柔性管的上诉理由无事实依据，本院不予采纳。

二、一审判决江苏管业公司承担相应责任并无不当。江苏管业公司认为，本案即使构成侵权，但南通新杰公司自取得诉权至一审诉讼之日尚不足一年，判决其赔偿50万元显然畸重。对此，本院认为，江苏管业公司生产规模较大、覆盖的销售区域较广，结合南通新杰公司涉案商标知名度、江苏管业公司主观故意等因素，一审判决江苏管业公司赔偿南通新杰公司经济损失50万元并无不当。另外，一审判决江苏管业公司就其侵权行为在《新华日报》上刊登声明、消除影响亦无不妥。江苏管业公司在其产品及网站、产品宣传中广泛使用 、“PIERSA皮尔萨”标识的行为客观上误导了相关消费者，挤占了南通新杰公司类似商品的市场份额，根据其经营规模、销售区域等因素，一审法院该项判决应予维持。

综上所述，上诉人江苏管业公司的上诉理由均不能成立，其上诉请求均应予以驳回。一审判决认定事实清楚，判决结果正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判决。

二审案件受理费9040元，由江苏管业公司负担。

本判决为终审判决。

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审  判  长  王天红   

审  判  员  徐美芬

代理审判员  罗伟明

二○一二年九月十九日

书  记  员  陈　亮